Compte-rendu de la réponse de l'AROPI au questionnaire de la Commission Européenne sur le système de brevets en Europe

par Philippe Vigand

 

Dans le cadre de l'enquête menée par la Commission Européenne sur le système de brevets en Europe, l'AROPI a permis d'apporter le point de vue d'une association Suisse romande de professionnels de la Propriété Industrielle en tant que représentante d'utilisateurs actifs des systèmes de brevet en Europe.

Tout d'abord l'AROPI a voulu rappeler en introduction l'importance d'un système de brevets pour l'Europe comme moteurs de la croissance économique et du développement industriel. L'AROPI a également manifesté son aspiration à une uniformisation de l’évaluation des faits potentiels de contrefaçon et des sanctions encourues par les contrefacteurs.

Section 1 – Principes généraux et caractéristiques du système des brevets

L'AROPI a tenu à souligner que les questions d'obtention d'un brevet étaient relativement bien harmonisées par le biais de la Convention sur le Brevet Européen, mais qu'il restait en revanche beaucoup d'incertitudes concernant la résolution des litiges, tant au niveau de la sécurité juridique des acteurs du système vis-à-vis de l'interprétation de la portée des brevets, qu'au niveau des risques encourus en cas de contrefaçon.

Section 2 – Le brevet communautaire : une priorité pour l'UE

L’AROPI est d’avis que des aménagements supplémentaires dans le cadre du brevet communautaire sont encore nécessaires. Il apparaît notamment important de toujours offrir aux déposants la flexibilité de choisir entre les voies nationales et les voies, ainsi que de toujours chercher à réduire les coûts d'obtention des titres de protection, par exemple en réduisant le nombre des traductions nécessaires.

Section 3 – Le système européen des brevets et notamment l’accord sur le règlement des litiges en matière de brevet européen (EPLA)

Le constat de l'AROPI rejoint celui de l'ensemble des praticiens, qui souligne la nécessité que l'Europe se dote d'un système judiciaire efficace et harmonisé en matière de brevets, tant pour les questions de contrefaçon de brevets que pour les questions de validité ou nullité de brevets. Pour cela, la solution consistant à créer un organe européen central tenant compte du système européen de délivrance déjà existant apparaît indispensable. L'accord de règlement des litiges en matière de brevet européen (EPLA) tel qu'il est proposé aujourd'hui présente l'avantage indiscutable de tenir compte d'une part de la CBE et des dispositions légales communautaires et unionistes ainsi que de tendre d'autre part vers la simplification et l'harmonisation souhaitées du règlement des litiges. Le système EPLA présenterait en outre des avantages en termes de qualité des membres de la Cour, d'homogénéisation des dommages et intérêts, des mesures d'astreinte…

Section 4 – Rapprochement et reconnaissance mutuelle des brevets nationaux

Le problème posé vise en particulier à mettre en lumière les distorsions pouvant découler de brevets nationaux visant à protéger la même invention, mais dont l’application des lois nationales en matière de brevet, en particulier pour l’exploitation du titre, conduit à une appréciation différente dans les Etats membres des droits exclusifs conférés par un brevet. La différence de l’interprétation de la portée de protection est un point déterminant conduisant à une insécurité juridique pour la commercialisation d'un produit au niveau du marché européen. Une première réponse à cette difficulté a déjà été donnée par le brevet européen et en particulier le protocole interprétatif de l'article 69 de la CBE. En outre, une approche harmonisée au niveau des Etats membres en ce qui concerne les équivalents serait une amélioration allant dans le sens d’une plus grande harmonisation des systèmes nationaux de brevets en Europe. Une autre option intéressante serait la possibilité de réunir à la demande du breveté et/ou du présumé contrefacteur des procédures de contrefaçon et/ou nullité au niveau d’une cour européenne pour des brevets issus d'une même famille.

 

 

 

 

 

 

Litige des noms de domaine "schweiz.ch", "suisse.ch" et "svizzera.ch" : Résumé en traduction libre de la décision rendue en allemand

par Thomas Legler

 

Le litige concerne les trois noms de domaine schweiz.ch, suisse.ch et svizzera.ch. enregistrés par M. Stefan Frei.

Une tentative de conciliation devant un conciliateur de l’OMPI avait échoué en avril 2006.

Le 27 avril 2006, l’OMPI a nommé comme expert l’avocat genevois Thomas Legler, docteur en droit, associé de l'Etude Python Schifferli Peter et spécialisé en matière de propriété intellectuelle et d’arbitrage afin de trancher le litige.

Les faits

Depuis 1995, les noms de domaine «www.schweiz.ch», «suisse.ch» et «svizzera.ch» appartiennent à un électro-ingénieur zurichois. Sa homepage propose des informations sur la Suisse et divers services et articles portant la croix blanche.

En Suisse, les sites Internet se terminant par «.ch» et «.li» sont gérés par Switch selon le principe «le premier arrivé est le premier servi».

L'affaire schweiz.ch a commencé en 2000 déjà. Le 9 mai 2000, la télévision suisse alémanique (« 10 vor 10 ») diffuse alors un reportage sur le site « www.schweiz.ch ». Egalement cité, un représentant du service informatique de la Confédération indique qu’il ne serait pas judicieux de dépenser l’argent du contribuable afin de récupérer les noms de domaine en question. Deux semaines plus tard, Stefan Frei reçoit une première lettre de la Chancellerie fédérale demandant le transfert des noms de domaine. Il le refuse. Par la suite, la Confédération se concentre sur le nom de domaine ch.ch qu’elle utilise comme portail.

En 2005, la Chancellerie fédérale a changé sa stratégie Internet et entend dorénavant utiliser le nom de domaine suisse.ch pour son portail. La Confédération souhaite en effet ouvrir un nouveau portail national officiel en quatre langues. Elle possède déjà le nom de domaine en romanche (www.svizra.ch). Elle envoie une seconde lettre à M. Frei pour lui demander le transfert des noms mais celui-ci refuse à nouveau. Suite à ce refus, la Confédération initie une procédure auprès de l’OMPI.

L’expert doit baser sa décision sur la disposition suivante du règlement des différends de SWITCH :

 

Décision

(a) L'expert statue sur la demande en se fondant sur les allégués des deux parties et les documents écrits déposés, dans le respect des présentes dispositions.

(b) Selon la demande en justice formulée, l'expert peut prononcer uniquement l'extinction ou le transfert du nom de domaine, ou rejeter la demande.

(c) L'expert fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein.

(d) Il y a clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle notamment lorsque

  1. aussi bien l'existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d'une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu'ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et que
  2. la partie adverse n'a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et que
  3. l'infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou l'extinction du nom de domaine.

(e) La décision intervient par écrit, doit être brièvement motivée et indique le jour de son prononcé ainsi que le nom de l'expert.

(f) L'expert veille à ce que la procédure de règlement des différends soit exécutée avec une rapidité appropriée. Pour autant qu'il n'y ait pas d'éléments particuliers, l'expert transmet sa décision – signée, en trois exemplaires et sous forme électronique - à l'organe de règlement des différends dans les quatorze (14) jours civils à compter de sa nomination.

 

La Confédération invoque un droit au nom « Suisse » selon l’art. 29 du Code Civil (ci-après CC) pour fonder sa requête devant l’OMPI.

L’expert a traité trois questions pour arriver à sa décision :

1. La requérante (la Confédération) peut-elle faire valoir un droit au nom « Suisse » ?

Non seulement les particuliers mais également les corporations de droit public y inclus les Etats peuvent invoquer le droit au nom de l’art. 29 CC.

L’expert explique que le nom Suisse n’est pas seulement utilisé de manière « géographique descriptive » comme le prétend le défendeur. Le mot Suisse désigne tout au contraire une très vieille corporation publique. Le terme « Suisse » peut sans autre être considéré comme synonyme de « Confédération suisse ».

L’avis du défendeur selon lequel la Confédération ne se présente jamais dans le public sous la dénomination « Suisse » n’est pas correct. En effet, l’expert renvoie à la liste officielle des dénominations d’Etats d’où il ressort que « Confédération suisse » est le terme long et « Suisse » le terme court sous laquelle la Confédération est identifiée De plus, la plupart des conventions internationales sont signées par « la Suisse ». Enfin, la désignation « Suisse » se trouve à plusieurs reprises au sens de « Confédération » dans la Constitution fédérale et non pas seulement en tant que désignation géographique descriptive.

Le mot « Suisse » tout court (sans adjectif ni d’autres éléments supplémentaires) doit appartenir à la Confédération. Le Tribunal de Berlin avait jugé de manière similaire en 2000 concernant le nom de domaine deutschland.de alors réservé par un particulier : « Deutschland beschreibt Deutschland aber nicht, sondern stellt Deutschland selbst dar. »

Ainsi, la Confédération est en mesure d’invoquer le droit au nom « Suisse » au sens de l’art. 29 CC.

2. Y a-t-il un risque de confusion entre les signes des parties ?

Il faut d’emblée retenir que le défendeur n’a pas de droit au nom « Suisse » (il ne s’appelle pas « Suisse »). On ne se trouve dès lors pas dans un cas de litige entre personnes ayant un droit au même nom. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une pesée des intérêts des parties.

En revanche, il convient de vérifier si la violation du droit au nom a été faite de manière illicite (« unbefugt »). Cela est notamment le cas lorsque le défendeur crée dans le public un risque de confusion. Selon le Tribunal fédéral, il suffit que l’adresse Internet crée une telle confusion sans que l’on examine le contenu du site du détenteur de l’adresse.

L’expert est de l’avis qu’un tel risque existe. L’utilisation isolée d’un nom sous lequel un pays est identifié, suggère à l’utilisateur qu’il s’agit d’une adresse officielle de l’Etat en question. Une analyse des sites des gouvernements en Europe (sous les ccTLD comme .de, .dk, etc.) le confirme. L’utilisateur s’attend dès lors à tomber sur un site officiel de l’Etat en question et non pas sur un site géré par un particulier et n’ayant aucun lien officiel avec l’Etat.

L’expert conclut dès lors qu’il existe un risque de confusion.

3. La requérante ne peut-elle plus invoquer son droit au nom suite à la péremption de ses droits ?

Le défendeur invoque qu’en 2000, il est parti de bonne foi de l’idée que la Confédération n’avait plus d’intérêt à ses noms de domaine, notamment au motif qu’elle a laissé passer 5 ans avant d’invoquer à nouveau ses droits y relatifs.

Le défendeur s’appuie sur l’article 2 al. 2 CC (abus de droit) et invoque le fait que la Confédération a attendu trop longtemps avant d’introduire la procédure devant l'OMPI.

Selon le règlement sur lequel l’expert se base, le défendeur peut invoquer des moyens de défense; toutefois il doit les exposer et les prouver de manière concluante, ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence.

Il ressort de la jurisprudence du Tribunal Fédéral qu’une durée de 4 à 8 ans peut suffire pour qu’une partie qui reste inactive pendant ce laps de temps perde définitivement ses droits. Toutefois, cette jurisprudence a été développée en matière de propriété intellectuelle (notamment par rapport aux marques) et il n’est pas clair si elle peut s’appliquer tel quel à un cas relatif au droit au nom (puisque ce droit relève des droits de la personnalité auxquels on peut difficilement renoncer).

En ce qui concerne les noms de domaine « suisse.ch » et « svizzera.ch », ils ont été transférés au défendeur entre 2000 et 2005 par d’autres entités (éventuellement liées au défendeur, mais ce n’est pas prouvé). Puisque l’expert ne peut dès lors pas déterminer s’il existe une période suffisante en faveur du défendeur, l’exception de la péremption ne peut être retenue en ce qui concerne ces deux noms de domaine.

Il reste à déterminer si le défendeur peut invoquer la péremption par rapport au nom de domaine « schweiz.ch ».

Dans ce cadre, il s’agit de déterminer si, lors de l’émission de télévision en 2000, le représentant de la Confédération a valablement « renoncé » définitivement aux droits au nom « Suisse » pour le compte de la Confédération. L’expert considère que le défendeur n’a pas exposé et prouvé de manière concluante que le représentant a définitivement renoncé aux droits de la Confédération, ce d’autant moins que la déclaration faite à cette occasion a été contredite quinze jours après par l’envoi d’une lettre comminatoire de la Confédération au défendeur.

L’expert émet également des doutes quant à savoir si le défendeur aurait été en mesure d’acquérir une position juridique digne de protection dans un tel contexte (« wertvoller Besitzstand »). La jurisprudence exige en effet que celui qui invoque la péremption doit avoir acquis une position digne de protection indépendamment de la durée d’inactivité qu’il reproche à son adversaire. En effet, selon l’expert, demeure ouverte la question de savoir si le défendeur, en enregistrant le nom de domaine « schweiz.ch », ne devait pas s’attendre à ce qu’un jour la Confédération le réclame puisqu’il s’agit d’un nom attrayant désignant une corporation de droit public importante et bien connue.

L’expert conclut dès lors que le défendeur n’a pas prouvé de manière concluante la péremption des droits de la Confédération.

Par conséquent, la Confédération obtient gain de cause et les trois noms de domaine lui sont transférés.

En ce qui concerne les utilisateurs de courrier électronique ayant acquis une adresse e-mail se terminant par "@schweiz.ch", "@suisse.ch" ou "@svizzera.ch", l'expert recommande à la Confédération de leur accorder un délai afin de pouvoir modifier leur adresse et rediriger leur courrier. Toutefois et comme il ressort des conditions générales figurant sur le site du défendeur, ces utilisateurs ont été rendu attentifs au fait que le défendeur peut à tout moment interrompre son service de courrier électronique.

L’expert rappelle enfin que le défendeur a la faculté de soumettre le présent cas au tribunal civil compétent (à Zurich). Le juge dispose de pouvoirs beaucoup plus étendus, puisqu’il peut notamment procéder à d’autres investigations et entendre des témoins (par ex. par rapport à la question de la péremption) ce qui n’est pas possible dans le cadre de la procédure de l’OMPI. Par ailleurs, il peut statuer sur les frais et allouer des indemnités ce que l’expert à la présente procédure n’est pas habilité à faire.

Annexe: Liens utiles dans ce contexte

Site du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI: http://arbiter.wipo.int/center/index-fr.html

Règlement de la résolution de différends applicable au noms de domaine suisses:http://arbiter.wipo.int/domains/cctld/ch/index-fr.html

Site de SWITCH (règlement des différends): https://nic.switch.ch/reg/
staticHtmlView.action;jsessionid=7092D0003D7F82BD65FB8B0508DCD9E4?
site=disputes/overview%26navKey=nav.guest.info.dispute

Profil de l'expert de l’OMPI: http://arbiter.wipo.int/domains/panel/profiles/legler-thomas-fr.pdf

24.5.06

 

 

 

 

La désignation "RACLETTE" n’est pas admise comme appellation d’origine d’un fromage

par Lorenz Ehrler

 

Contrairement à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), la Commission de recours DFE n’admet pas que le Raclette puisse constituer une appellation d’origine d’un type de fromage produit dans le canton du Valais ( N° des dossiers 6I/2003-3 et 6I/2003-30). Ainsi, le 27 juin 2006, la Commission a renversé une décision inverse de l’OFAG.

Sur requête de la Fédération laitière valaisanne de 1997, l’OFAG avait enregistré en 2001 l’appellation d’origine « Raclette » et écarté, en 2003, les oppositions correspondantes. Cette décision fut contestée par les opposants devant la Commission de recours en avançant le caractère générique de l’indication.

«Raclette» est le nom utilisé pour désigner un met préparé à partir d’un fromage qui est raclé après avoir été fondu. Une forme traditionnelle de ce fromage « le Raclette » est un fromage à base de lait cru avec pâte mi-dure, produit en Valais.

La Commission de recours a certes admis que des dénominations traditionnelles, qui ne désignent pas en soi un lieu géographique, sont susceptibles d’être enregistrés en tant qu’appellations d’origine (art. 2 al. 2 Ordonnance sur les AOP et les IGP), mais qu’en l’espèce, la désignation ne peut être attribuée à la seule provenance valaisanne puisque quelques 85% du raclette suisse sont actuellement produits en dehors du Valais à partir de lait pasteurisé. En outre, la Commission de recours a remarqué que le terme « Raclette » est considéré comme terme générique dans l’ordonnance du DFI de 1981 et a été longuement utilisé comme tel. De plus, le terme raclette est intégré dans de nombreuses marques enregistrées pour désigner des fromages.

La Commission de recours n’a pas trouvé d’éléments, en particulier historiques, pouvant laisser penser que le terme « raclette » désigne spécifiquement un fromage valaisan. Les sondages d’opinions n’ont pas davantage permis de démontrer que le public en général associe le terme raclette spécifiquement avec le canton du Valais.

En conclusion, la Commission de recours a admis le caractère générique du terme « raclette » et a refusé son enregistrement comme indication de provenance. Nous ignorons pour l’heure si cette décision a été contestée devant le Tribunal fédéral.

Les décisions de la Commission de recours sont disponibles aux adresses suivantes:http://www.reko.admin.ch/Files/6I20033p.pdf or http://www.reko.admin.ch/Files/6I2003-30p.pdf .

Lorenz Ehrler

Bugnion Ballansat Ehrler

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L'activité de l'administration fédérale des douanes et des autorités pénales en matière de propriété intellectuelle

par Laurent Muhlstein

 

1. La législation suisse accorde certaines prérogatives à l'Administration fédérale des douanes (AFD) ; sur la base des articles 70 à 72 LPM (la présente contribution vise plus particulièrement le droit des marques, mais l'AFD intervient également en matière de droit d'auteur, sur la base des articles 75 à 77 LDA, et de droit du design, sur la base des articles 46 à 49 LDes), l'AFD peut retenir des envois susceptibles de contenir produits munis de signes imitant ou contrefaisant des marques enregistrées (marques suisses ou marques internationales avec extension en Suisse) et en informer le titulaire desdites marques (mais pas le licencié, l'importateur général ou le représentant, sauf s'ils y sont explicitement autorisés par le titulaire), l’ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l’article 56 LPM, à condition que ces personnes en aient fait la demande documentée préalable. Sur la base d'une demande de ces personnes, l'AFD retient les objets dix jours ouvrables (article 72 al. 2 LPM), délai prolongeable une fois pour une même durée (article 72 al. 2bis LPM).

On relèvera que la LCMP (loi fédérale sur le contrôle des métaux précieux) prévoit également la possibilité pour l'AFD, représentée par le Bureau central du contrôle des métaux précieux à Berne, de retenir des produits suspects si ce dernier soupçonne qu’un poinçon de maître ou une marque de fondeur ou d’essayeur-juré ont été apposés indûment sur des marchandises importées, exportées ou en transit ou qu’ils ont été imités, ou qu’il y a violation des dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle (article 22a LCMP) ; la LCMP ne prévoit toutefois pas de délai légal de rétention, mais, dans la pratique, le Bureau central retient les objets durant trente jours (ce qui équivaut au double délai prévu par l'article 72 LPM).

Le délai légal doit permettre au requérant d'obtenir des "mesures provisionnelles". Il est important de souligner que le requérant ne doit pas se contenter de requérir lesdites mesures, mais doit bien les avoir obtenues avant l'échéance de ce délai légal. Il est donc important de requérir de telles mesures suffisamment à l'avance pour que l'autorité compétente puisse communiquer l'avis de saisie à l'AFD (ou au Bureau central) au plus tard le dernier jour du délai de rétention.

2. Il s'agit à présent de définir la notion de "mesures provisionnelles", puisque la législation ne permet pas de déterminer s'il s'agit de mesures civiles et/ou pénales. Il est admis sans restriction par la doctrine qu’il peut s’agir d’une mesure provisionnelle ordonnée par le juge civil ou, tout aussi bien, d’une saisie ordonnée par le magistrat pénal. Il va de soi que, pour requérir des mesures provisionnelles civiles, il est nécessaire de connaître le nom du destinataire des produits retenus, faute de quoi l'assignation est nulle (à Genève, l'article 7 let. b de la loi de procédure civile dispose que l'assignation contient, à peine de nullité, le nom des parties). Or, tel ne sera pas le cas en particulier lorsque le destinataire des produits ne peut être localisé, rendant ainsi impossible la convocation à une audience civile.

3. Certains cantons admettent clairement la saisine alternative des juridictions civiles et pénales. Ainsi, une partie importante du trafic aérien de marchandises à destination de la Suisse aboutissant à l'aéroport de Zurich-Kloten, sis dans le district de Bülach, le parquet de ce district a ouvert une "succursale" (Zweigstelle Flughafen) à l’aéroport pour traiter les nombreux cas de retenues douanières qui se présentent audit aéroport ! En revanche, dans d'autres cantons, tels que Genève, les autorités pénales estimaient que les autorités civiles étaient plus à même de statuer sur la problématique de rétentions de produits illicites par l'AFD.

Ainsi, dans le cadre d'une rétention douanière réalisée dans ce canton le 3 août 2004, deux sociétés titulaires des marques imitées ou contrefaites ont déposé une plainte pénale contre l'importateur, du chef, notamment, des articles 155 CP (falsification de marchandises) et 61 al. 1 let. b LPM (violation du droit à la marque). Il convient de préciser ici que la violation de l'article 155 CP se poursuit d'office et ne nécessite de ce fait théoriquement pas le dépôt d'une plainte pénale. Toutefois, attendu que l'infraction à l'article 61 al. 1 let. b LPM se poursuit sur plainte (sauf si l'auteur agit par métier, article 61 al. 2 LPM), il est logique d'inclure la falsification de marchandises (article 155 CP) dans la plainte. On relèvera également que le délai de trois mois à compter du jour de la connaissance de l'auteur de l'infraction pour déposer plainte, tel qu'il est prévu par l'article 29 CP, n'est pas applicable en pratique, puisque l'AFD ne retient les objets illicites que vingt jours ouvrables au plus (article 72 al. 2 et 2bis LPM), le Bureau central les retenant quant à lui trente jours. Enfin, tant l'article 155 CP que l'article 61 al. 1 let. b LPM ne trouvent application que si l'auteur a agi intentionnellement, soit à tout le moins avec dol éventuel. En d'autres termes, il suffit que l'auteur prenne le risque de commettre lesdites infractions et accepte ce risque pour que le caractère intentionnel d'une telle commission soit avéré.

Pour ce qui est de l'affaire commentée ci-dessus, le Ministère public a ordonné dans un premier temps la saisie conservatoire desdites marchandises, mais, deux semaines après, il a informé les plaignantes que leurs plaintes étaient classées, de sorte que la mesure conservatoire à l'encontre des objets illicites était levée, les plaignantes étant invitées à agir devant les autorités judiciaires civiles.

Sur recours des plaignantes à la Chambre d'accusation, celle-ci a estimé préalablement qu'à teneur de l'article 58 al. 1 CP, la procédure de confiscation (soit la saisie conservatoire, puis la confiscation proprement dite) peut être menée alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, l'élément déterminant n'étant pas la culpabilité de l'accusé, mais bien la constatation de la commission d'une infraction et les objets ou les valeurs à confisquer. Par ailleurs, et c'est l'élément central de la décision de la Chambre d'accusation, les mesures provisionnelles peuvent consister aussi bien en des mesures ordonnées par le juge civil qu'en une saisie provisoire prononcée par la juridiction pénale. Qui plus est, lorsque les conditions de l'article 58 CP sont réalisées (ce qui est le cas en présence de produits munis de signes imitant ou contrefaisant des marques qui risquent d'être commercialisés), l'autorité pénale doit (et non peut) prononcer la confiscation . L'ordonnance de la Chambre d'accusation (OCA/71/05) est publiée in sic ! 6/2006 p. 426.

4. Une fois que les objets ont été saisis puis confisqués, il convient d'en requérir la destruction. Selon l'article 58 al. 2 CP, le juge pourra (et non devra) ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Sur la base de la décision précitée, le Ministère public a, conformément au Code de procédure pénale genevois, requis de la Cour de justice la destruction des objets confisqués. Dans l'arrêt rendu par ladite Cour (ACJP/217/05, également publié in sic ! 6/2006 p. 426), il est mentionné que lorsque les conditions de l'article 58 CP sont réunies, l'autorité pénale a l'obligation de prononcer la confiscation des objets (ce qui ressort déjà de l'ordonnance de la Chambre d'accusation), mais également leur destruction. Ainsi, l'autorité pénale, déterminée selon la procédure cantonale,doit (et non peut) confisquer puis détruire les objets illicites.

5. En conclusion, il est important de savoir que la législation suisse en matière de propriété intellectuelle permet aux titulaires de marques de demander l'intervention de l'AFD pour retenir des objets illicites ; par ailleurs, le code pénal, complété en cela par les dispositions procédurales cantonales, contraint les autorités pénales à saisir à titre conservatoire, à confisquer, puis à détruire lesdits objets.

 

Laurent Muhlstein

avocat 

17, rue Töpffer - CH-1206 Genève 
Tél.: + 41 22 703 4 703 - Fax: + 41 22 703 47 01

 

 

 

 

Révision du droit suisse des brevets

par Frank S. Schnyder

 

En 1999, l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral se sont engagés sur la voie la révision du droit des brevets. En raison de l’importance de la révision et des divers degré d’urgence, elle a été scindée en trois étapes: 1) l’approbation de Convention sur le brevet européen révisée (CBE 2000) et de l’Accord facultatif sur les langues (art. 65 CBE), 2) la révision de la loi sur les brevets (LBI) et l’approbation du Traité sur le droit des brevets (PLT), et finalement 3) la création d’une juridiction fédérale compétente pour connaître les affaires en matière de brevets ainsi qu’une réglementation de la profession de conseil en propriété industrielle. Alors que le premier volet a été adopté par le législateur et que la dernière partie est toujours en voie d’élaboration, le Conseil fédéral a approuvé et fait parvenir aux Chambres le Message concernant la modification de la loi sur les brevets et le traité sur le droit des brevets.

En l’état, les points suivants concernant le contenu de cette révision méritent d’être évoqués:

I) Convention sur le brevet européen révisée et Accord sur les langues:

L’objet concerne la ratification de la CBE révisée dans le cadre de la Conférence diplomatique 2000 ainsi que l’Accord sur les langues. Il convient mentionner que la LBI a été rendue compatible avec l’Accord sur les langues en posant le principe de la renonciation à toute traduction du fascicule du brevet européen pour sa partie suisse (nouvel art. 148 LBI). La disposition n’est cependant pas encore entrée en vigueur.

II) LBI révisée et PLT:

Alors que le PLT vise essentiellement une harmonisation internationale concernant les formalités de traitement des demandes de brevet et n’impliquant pas de bouleversements majeurs du droit suisse, la révision de la LBI concerne, outre une mise à jour générale, essentiellement les questions relevant de la biotechnologie. Le lecteur pourra trouver un exposé de cet aspect dans l’article correspondant publié dans le journal SIC! 2006 p. 451 ss.

En outre, la révision de la LBI proposée au législateur introduit quelques changements d’importance relatifs à la procédure de délivrance, le droit de priorité ainsi que les droits conférés par le brevet. La liste suivante présente de façon non exhaustive certaines de ces modifications:

1. Procédure de délivrance

- La possibilité de reporter la date de dépôt suite à un ajout de matière est supprimée (FF 2006 105).

- Le contenu de la demande de brevet est publiée à 18 mois au plus tard après son dépôt (ou sa date de priorité) conférant à son titulaire une protection provisoire dont l’action en dommages-intérêts correspondante peut être intenté une fois le brevet délivré (art. 58a et 73 al. 3 P-LBI).

- Le déposant peut requérir une recherche de l’état de la technique à émolument réduit (à bien moins de 1'000 Frs) par l’IPI ou l’OEB avant la publication; après publication les tiers ont la même possibilité mais limitée à une recherche effectuée par l’IPI (art. 59 al. 5 et 6 P-LBI, FF 2006 84 s.).

- Une procédure d'opposition après délivrance et limitée aux questions d’ordre public et de bonnes mœurs est introduite (art. 59c P-LBI).

- Le délai d’entrée en phase nationale suisse pour une demande PCT est uniformisé à 30 mois même en l’absence d’un examen international de la demande (art. 138 P-LBI).

2. Droit de priorité

- Pour déterminer la base de la revendication de priorité le « prior claims approach » est abandonné au profit du « whole contents aproach » (art. 7 P-LBI).

3. Droits conférés par le brevet et restrictions

- Le « droit exclusif » sur l’invention conféré par le brevet est remplacé, par souci de clarté, par la formule « droit d’interdire » l’usage professionnel de l’invention (art. 8 P-LBI).

- Le transit de contrefaçons à destination d’un pays où le requérant dispose d’une protection brevet peut être empêché (art. 8 al. 3 P-LBI).

- L’administration des douanes peut spontanément ou sur requête procéder à une rétention de marchandise suspecte (art. 86a ss P-LBI).

- Le contrefacteur peut être tenu de révéler l’origine et/ou la destination de contrefaçons (art. 66 lit. b P-LBI).

- Le preneur de licence exclusive a qualité pour agir en justice sauf si le contrat de licence l’exclut (art. 75 P-LBI).

- Des exceptions aux droits conférés par le brevet sont consacrées par la loi, telles l'usage privé non commercial, la recherche et l'analyse portant sur l'invention brevetée, les actes nécessaires à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché ainsi que l’usage à des fins d’enseignement (art. 9 P-LBI).

- Le principe jurisprudentiel de l’épuisement national est introduit dans la loi, ainsi qu’une règle de résolution de conflit résultant d’un cumul de protection qui implique, en plus du brevet, un droit de propriété intellectuelle soumis au principe de l’épuisement international, p. ex. droit des marques (art. 9a P-LBI, FF 2006 110 s.).

- Une licence obligatoire peut être accordée pour la production et l’export de produits pharmaceutiques vers un pays confronté à des problèmes de santé publique et ne disposant pas d’une capacité suffisante pour y répondre lui-même (art. 40d P-LBI, FF 2006 106 ss.).

Accessoirement, on relèvera que la révision en cours de la LBI a déjà eu des effets quant à l'interprétation de la LBI actuellement en vigueur, notamment concernant le privilège de recherche, admis par la justice thurgovienne sur la base de la révision:

http://www.sic-online.ch/2006/417.html

III) Tribunal fédéral des brevets et réglementation de la profession d’avocat:

A ce jour, les projets correspondant sont toujours en voie d'élaboration.

Informations complémentaires quant à la révision:

http://www.ige.ch/F/jurinfo/j100.shtm#a03

http://search.parlament.ch/f/cv-geschaefte?gesch_id=20050418

http://www.sic-online.ch/2006/451.html

http://www.european-patent-office.org/epo/dipl_conf/documents_f.htm

Frank S. Schnyder
European Patent Attorney
MOLTECH S.A.
21, Quai du Mont-Blanc
CH-1201 Geneva
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Quelques décisions de jurisprudence "Marques"

par Tanja Casa

 

1. Tribunal fédéral décision 4C.361/2005

 

Time Corporation est une société anonyme qui a son siège à Baar (ZG) et qui distribue des montres sous la marque « TIQ » (enregistrée en Suisse). Les mouvements des montres distribuées par Time Corporation sont fabriqués au Japon, leurs cadrans, boîtes et bracelets en Chine.

Depuis 2001, Time Corporation vend les montres dans divers lieux touristiques en Suisse. Des panneaux publicitaires installés à proximité des montres portent l’indication « tiq® of Switzerland the watch » ou « tiq® of Switzerland ». En outre, des étiquettes apposées sur certaines montres ainsi que les étuis des montres portent eux aussi la mention « tiq® of Switzerland ».

En octobre 2001, la Fédération de l’industrie horlogère suisse demande à Time Corporation de cesser d’utiliser des renvois à la Suisse lors de la distribution de montres provenant de l’étranger. Time Corporation soutient qu’en tant que société domiciliée en Suisse, elle a le droit d’utiliser des renvois à son siège en Suisse.

Le 15 juin 2004, la Fédération de l’industrie horlogère suisse fait recours auprès du tribunal cantonal de Zoug et demande notamment à ce qu’il soit interdit à Time d’apposer la croix fédérale, le mot « Suisse » ou d’autres renvois à la Suisse sur des montres provenant de l’étranger, ainsi que de vendre et de distribuer des montres étrangères portant ces renvois. Pour l’essentiel le tribunal cantonal admet le recours.

Dans son jugement, le Tribunal fédéral rappelle le principe selon lequel des actions en cessation de l’atteinte doivent tendre à l’interdiction d’un comportement précisément décrit (ATF 131 III 70). Ce comportement ne doit toutefois pas nécessairement être identique à la violation commise, mais peut aller au-delà, lorsque la défenderesse risque d’éluder l’interdiction.

Le Tribunal fédéral considère que la désignation « Switzerland » sur des panneaux publicitaires, annonces et étuis de montres ne sont pas comprises, par le consommateur moyen, comme des renvois au siège du distributeur mais comme indications de provenance. Par conséquent, elles sont trompeuses lorsqu’elle sont utilisées pour la promotion et l’emballage de montres provenant de l’étranger.

Selon l’article 1a de l’ordonnance réglant l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres, une montre suisse est une montre dont le mouvement est suisse, dont le mouvement est emboîté en Suisse, et dont le contrôle final par le fabricant a lieu en Suisse. Le Tribunal fédéral confirme que la question de savoir si des montres partiellement fabriquées en Suisse peuvent être qualifiées de montres suisses est controversée. En l’occurrence toutefois, le Tribunal fédéral ne se penche pas sur cette question dans la mesure où les montres distribuées et vendues par la défenderesse sont entièrement fabriquées à l’étranger.

Finalement, le Tribunal fédéral est d’avis qu’une différenciation entre « before sale confusion » et « post sale confusion » ne tient pas compte du fait que l’emballage d’un produit vise à confirmer au consommateur après l’acte d’achat qu’il a acheté un produit de qualité et à l’inciter à racheter le même produit dans le futur ou de le recommander à un tiers. Par conséquent, les étuis des montres doivent également faire l’objet de l’interdiction.

 

2. Résumé de la décision de la CREPI MA-WI 44/05.

Le titulaire de la marque SUD EXPRESS (marque enregistrée pour les produits suivants : vêtements, chaussures, chapellerie en classe 25) fait opposition contre l’enregistrement de la marque EXPRESSFASHION (marque enregistrée notamment pour les services suivants : services de vente au détail, vente au détail pour des sacs à dos, des sacs, des portefeuilles et des vêtements, par le biais de réseaux globaux d’ordinateurs (Internet) en classe 35).

L’IPI considère qu’il n’y a pas de similarité entre les produits et services revendiqués et rejette l’opposition.

Selon les notes explicatives de l’OMPI relatives à la classe 35, le commerce au détail en tant que service comprend notamment « le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément.»

La CREPI rappelle que lorsqu’un produit pour lequel une marque a été enregistrée est vendu, le fait de le vendre ne demande pas à ce que la marque soit enregistrée pour le service de vente au détail en classe 35. Au contraire, la vente du produit est déjà couverte par l’enregistrement de la marque dans la classe de produits correspondante.

Par conséquent, le service « vente au détail » doit être distingué de la simple vente des produits des classes 1 à 34.

Selon la CREPI, la pratique adoptée par l’OHMI depuis l’arrêt Praktiker (affaire C-418/02) de la Cour de justice des Communautés européennes ne permet pas de respecter les limites des classes de produits. L’arrêt Praktiker du 7 juillet 2005 établit que des précisions sont nécessaires aux produits ou types de produits concernés par les services de commerce de détail. Selon la Communication n° 7/05 du président de l’OHMI du 31 octobre 2005 concernant l’enregistrement des marques communautaires pour les services de vente au détail « (…) Le principe qui sous-tend cette démarche est que la protection dont jouissent les marques pour des services de commerce de détail n’est pas conférée à l’acte même de vente de ces produits ».

En l’occurrence, les offres des deux parties s’adressent à une clientèle différente selon la CREPI. Dans la mesure où le service « vente au détail » doit être distingué de la vente des produits des classes 1 à 34, la CREPI considère que la marque EXPRESSFASHION est destinée à être utilisée surtout à l’égard de fabricants et d’entreprises commerciales et non pas à l’égard de consommateurs finaux. En effet, selon la CREPI, si le titulaire de la marque EXPRESSFASHION avait voulu utiliser sa marque pour identifier des vêtements, des chaussures et de la chapellerie à l’égard de consommateurs finaux et vendre ces produits à des consommateurs finaux, il aurait dû l’enregistrer dans la classe de produits correspondante.

La CREPI considère par conséquent qu’il n’y a pas de similarité entre les produits de la marque opposante et les services de la marque opposée et rejette le recours.