Prise de position de l’AROPI concernant le projet de révision des Directives en matière de marques de l'IPI en vue du 1er janvier 2017

Position du 19 mars 2016 adressée à Messieurs Meier et Teutsch de l'IPI

Au nom de l'AROPI, nous remercions vivement l'Institut fédéral pour la consultation des milieux intéressés sur ce sujet.

L’AROPI est d’avis que l’ensemble du projet est d’excellente facture et inspire le respect. La (nouvelle) partie générale apporte une logique supplémentaire fort appréciée. Il est toutefois à regretter que l’IPI ne s’appuie sur la jurisprudence du TAF que lorsque celle-ci est favorable à la pratique existante, notamment en matière d’indications de provenance, de marques tridimensionnelles et de marques imposées. Une adaptation de la pratique de l’IPI dans ces domaines, à la lueur des arrêts du TF/TAF (dont l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2015 no 4A_357-2015 « INDIAN MOTORCYCLE ») serait souhaitable.

Vous trouverez listés ci-dessous nos commentaires relatifs à quelques points spécifiques, en suivant la numérotation du projet selon la table des matières.

 

Lire la suite: cliquer ici

Partie 1

4.2 Procuration (4ème paragraphe)

« Une procuration doit obligatoirement être présentée lorsqu’un mandataire est désigné après l’enregistrement du droit de protection. Il en va de même lorsque le mandataire représente un nouveau titulaire, consécutivement à un transfert du titre de protection. »

On comprend donc qu’une procuration n’est pas nécessaire lorsque le « nouveau titulaire » résulte d’une modification de son nom ou une fusion par exemple.

Partie 2

3.2.6 Marque de couleur (abstraite)

La notion de « rapport d’utilisation des différentes couleurs » est assez indigeste/vague en français et pourrait être par exemple remplacée par la notion de « proportion occupée par chaque couleur ».

3.2.7 Motif

Modification proposée (en rouge) « … une reproduction de ce motif (maximum 8 × 8 cm), composée d’un extrait d’un dessin reproduit en principe de manière illimitée, doit être remis avec la demande d’enregistrement (art. 10 al. 2 OPM). »

3.6 Taxes

« Si des classes sont supprimées au cours de la procédure d’enregistrement, la taxe de classe déjà payée n’est pas remboursée. »

La question se pose de savoir si l’IPI dispose d’une base légale pour cette taxation (contraire à l’art. 18 al. 3 OPM).

4. Liste des produits ou des services

Il est regrettable que ne figure aucune indication concernant la classification de termes tels que "accessoires", pourtant fréquemment utilisés. Nous renvoyons à ce sujet à la newsletter de 2005 (cf. chiffre 01) et reproduisons ci-dessous le passage correspondant dans les directives de 2008, page 31 :

…"Un autre problème concerne la formulation « … et accessoires, non compris dans d’autres classes ». Une telle limitation n’est possible que si les marchandises désignées précédemment se trouvent effectivement dans la classe concernée. Il faut toutefois éviter que cette formulation ne comporte des produits ne faisant pas partie de la classe désignée. Cette limitation ne peut en principe pas être acceptée pour des désignations de services."…

4.9 Les services de vente au détail et de vente en gros

L’AROPI considère que selon l’usage courant du terme et son emploi habituel sur le marché, les services de vente au détail sont (à tout le moins également) destinés aux consommateurs finaux.

Partie 3

-

Partie 4

-

Partie 5

4.8 Pictogrammes

«… Ils sont perçus comme des indications descriptives au même titre qu’une marque verbale. »…

Cette approche négative est beaucoup trop absolue et crée artificiellement une catégorie de marques qui seront systématiquement refusés par l’IPI. Il existe en effet des pictogrammes stylisés qui sont originairement distinctifs. L’AROPI est d’avis que ce passage doit être reformulé/relativisé ou radié des nouvelles directives.

4.12.5 Examen des marques tridimensionnelles - appartenance au domaine public

Il manque à notre avis la référence à l’arrêt du TAF (B-1920/2014 E. 5.3 „Nilpferd“), aux termes duquel la charge de la preuve que des formes sont usuelles en Suisse incombe à l’IPI. Dès lors, l’IPI doit apporter la preuve que les formes invoquées à l’appui d’un refus sont usuelles en Suisse. Une simple recherche Google ne suffit pas.

4.13 Marques de position

L’AROPI constate et s’étonne que l’IPI supprime le paragraphe ci-dessous, sans explications ou références à une jurisprudence complétant la décision CREPI « Spritzpistole » :

« Si le signe lui-même est dépourvu de caractère distinctif, on doit apprécier l’influence de sa position fixe252. La combinaison d’un signe non distinctif avec une position n’a que rarement pour résultat un tout doté de caractère distinctif. »

6. Signes qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs

L’AROPI s’étonne de l’apparition du paragraphe ci-dessous, sans explications ou références à une nouvelle jurisprudence :

« Pour apprécier si un signe est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, il convient également de prendre en considération les mots en langues étrangères, de même que le sens des signes qui sont représentés dans des caractères inhabituels (alphabets étrangers). »

Ce paragraphe est superflu ou inadapté, car soit le public suisse (y compris une importante minorité ethnique) connaît et comprend le terme étranger (p. ex. VUVUZELA), soit il ne le connaît pas. Enfin, ce paragraphe est manifestement contraire au principe selon lequel les écritures inhabituelles en Suisse sont traitées comme des signes figuratifs (voir chiffre 4.5.6.1 en relation avec chiffre 3.6). On notera que ni le public suisse, ni du reste les examinateurs de l’IPI, ne pratiquent couramment les alphabets étrangers.

7.2.1.3 Croix suisse

Ce passage pourrait mentionner explicitement que la croix suisse, sans autres éléments, est un signe non-distinctif.

8.4.5 Désignations de type

Il est regrettable de supprimer l’exemple « PEUGEOT PATAGONIE », ma fois fort illustratif de la pratique de l’IPI en matière de marque automobiles.

8.6.1 Limitation de la liste des services (et note de bas de page n° 369 (Mark-up. p. 144)

La raison en est que la vérification du respect des conditions cumulatives figurant à l’art. 49 al. 1 let. a et b dépasserait le cadre de la procédure d’enregistrement.“

7.2.1.3 Drapeaux et autres emblèmes

« Autrement dit leur, liste de produits ou de services doit être limitée en conséquence (cf. Partie 5, ch. 8.6.6). »

Cette modification n’est absolument pas rendue nécessaire par la modification Swissness et va à l’encontre de la possibilité offerte par le nouvel article 49 alinéa 3 LPM. Par ailleurs, la raison invoquée par l’IPI (note n° 369) n’est pas valable. En procédure sommaire, il n’est nullement demandé à l’IPI de vérifier complètement le respect des conditions cumulatives figurant à l’art. 49 al. 1 let. a et b LPM. Cela est du ressort du juge, comme pour le nouvel art. 49 al. 3 LPM. On ne peut s’empêcher de penser que l’IPI procède ainsi à une restriction de la pratique sous couvert de respect du nouvel art. 49 LPM. L’AROPI est d’avis que ce passage doit être radié des nouvelles directives.

11.3.7. Représentativité

L’exigence (nouvelle) selon laquelle 200 personnes doivent être interrogées, lorsqu’il s’agit de spécialistes est trop rigide et ne correspond pas à l’état actuel de la jurisprudence. En effet, dans son arrêt KEYTRADER (par ailleurs cité par l’IPI dans d’autres contextes), un échantillon inférieur à 200 personnes (104 personnes interrogées sur 560 instituts financiers autorisés par la FINMA), ainsi qu’une participation élevée de clients du déposant ne sauraient diminuer la force probante (sic! 2015 p. 400 s.).

11.3.9 Mesure dans laquelle une marque s’est imposée

Il conviendrait de s’éloigner d’une mesure trop rigide de 50% de résultats « positifs ». Dans tous les cas si p. ex. 47% des personnes ont une attente concernant le renvoi à une entreprise déterminée et que la marque n’est pas enregistrée parce qu’il manque 3%, ces 47% de personnes risquent d’être trompées quant à l’origine commerciale. Il convient de prendre cet aspect en considération.

Partie 6

5.2.3 Admission partielle de la demande de radiation

L’AROPI a noté la position difficile de l’IPI de ne pas s’aligner sur la jurisprudence de l’instance supérieure (notamment TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – GADOVIST / Gadogita) et se demande si l’IPI ne devrait pas consulter les milieux intéressés à ce sujet (par exemple dans le cadre d’un workshop).

19.03.2016

AROPI - Eric Rojas, Président de la Commission Droit Suisse et Relations Nationales